지적재산권의 출원 및 등록에 대한 노하우

(1) 특허,실용신안의 경우,,,, 선행기술의 유무에 따라 권리확보의 범위를 설정해야 하는데, 출원시점에서 선행기술의 유무를 확실히 파악하기 어려운 경우에는 청구항을 포괄적인 기술내용을 기재한 독립항과, 실시가능한 방향을 고려한 세부적 구성요소를 종속항들로서 기재하여 출원한 후, 특허청의 심사결과에 따라 필요한 경우 적절한 범위로 조정하는 보정 절차를 통해 재심사 받아 등록되게 하는 방법을 택하심이 유리합니다. 위와 같이 특허청의 거절의견에 첨부된 인용참증의 선행기술 내용 등에 따라서는 특허청의 심사가 부당하게 판단되는 경우도 있으므로 이러한 때에는 권리범위를 쉽게 축소하지 말고 의견서를 통해 심사관을 설득하는 것이 좋고 설사 거절 결정되더라도 거절불복심판을 통해 심사전치를 위한 의견서 및 보정서를 통해 좀더 축소된 청구범위를 제출하는 것이 좋습니다. 거절결정된 후에도 심사전치에 의해 특허심판원에 의견을 제출하면 원결정이 파기 환송되어 등록결정되는 사례도 많고, 상급 법원(특허법원,대법원)으로의 항고,상고를 통해 등록될 수도 있습니다.

(2) 당해 기술 분야에 대한 실정, 현황 및 특허 등록 및 거절 사례를 잘 파악하고 있는 경력있는 전문가와 상담하시어 특허 출원하셔야, 적절한 권리범위의 특허권(실용신안권)을 획득하실 수 있습니다. 권리범위가 좁은 특허권은 향후 경쟁업자로부터 기술을 약간 변형하여 도용당할 우려가 많고, 이미 등록된 좁은 권리범위의 특허권으로 인해 추후 포괄적 특허를 다시 받을 방법이 없게 되는 등, 아무런 후속조처를 취할 수 없다는 것을 추후에 알게 되고 속수무책이 될 수 밖에 없는 결론을 알게 된 후, 포괄적 청구범위를 제대로 검토하지 못한 것을 후회하거나 특허권을 대리한 변리사 사무소를 원망하게 되는 등, 뒤늦은 후회를 하게 됩니다. 따라서, 등록가능성도 중요한 문제이나 포괄적 권리획득의 중요성이 매우 크므로, 특허 출원시에는 당해 기술 분야의 실정 및 현황이나 추후 발전될 방향 등을 검토 및 예측하여 앞서 설명드린 바와같이 적절한 청구범위를 갖는 명세서를 작성함이 필수적이라 하겠습니다.

(3) 디자인의 경우에도,,,, 예를 들어 조립체 제품인 경우 권리 획득할 조립 파트를 최소 기준으로 하는 물품으로 하여 출원하는 것이 포괄적인 권리 획득의 방법이라 하겠으나, 조립 파트 물품이 심사기준상 등록받을 수 없는 요건을 갖는 경우가 있으므로 디자인 출원시에 적절한 판단이 필요합니다. 부분 디자인은 특징부가 되지 않는 불필요한 부분을 제외한 디자인권을 획득하는 데 있어서 매우 유효합니다. 특징부가 아닌 부분까지도 포함하여 등록된 디자인권은 향후 배타적 독점에 있어서 회피 설계가 용이하게 되거나, 타인의 침해에 대처하는 행정절차(권리범위심판) 또는 법적행사(침해중지가처분 등)에 있어서도 매우 난관을 겪게 되고, 패소하는 사례가 많습니다.

(4) 상표의 경우에도,,,, 앞의 사례들과 같다 하겠습니다. 따라서, 최적의 권리를 획득하기 위한 최선의 노력이 필요하다 하겠습니다.

(5) 우선심사, 조기공개 등,..
우선심사의 경우 출원비용에 더하여 우선심사청구를 위한 비용이 추가되는 부담이 있으나, 특히 등록가능성 없는 무모한 해외출원을 대비하는 중요한 대비책이 될 수 있으며, 이는 막대한 해외출원 비용 지출을 막게 되는 유용한 결과로 이어질 수 있습니다. 우선심사의 결과를 해외 출원시에 참고하여 적절히 조처할 수 있게 되므로, 해외출원의 중간비용을 줄일 수도 있습니다. 그 외에 우선심사는 불완전발명 등의 거절이유가 있는 경우 공개(공표) 이전이라면 보완 재출원할 수 있는 등 그 장점은 많습니다. 따라서, 조기공개는 우선심사 제도 확대(실용신안) 및 특허청의 심사기간 단축의 추세에 따라 지속적 기술보완의 여지가 많은 경우에는 불리할 우려도 충분히 있습니다. 결국, 기술 개발 진행 및 상품화 계획 등에 대한 적절한 시기적 판단과, 산업재산권 출원 및 그에 대한 예산적 계획이 있어야 하겠습니다.

(6) 직접 출원 또는 특허사무소 대행.
온라인 출원이 가능하게 된 후 변리사를 통하지 않는 직접 출원이 많아지고 있는데 이러한 상당수 특허 출원이 청구범위나 명세서 내용의 문제로 인해 중간절차나 향후 권리행사시에 커다란 불이익을 갖게 되는 사례가 많습니다. 따라서, 직접 출원을 하는 출원인은 특허출원 명세서의 작성 전에 청구범위 기재에 대한 상당한 이해가 필요하겠습니다. 물론, 특허사무소 위임을 통한 특허 등의 출원시에도 불성실한 상술을 갖거나 경력 또는 업무능력이 부족한 일부에서는, 매우 협소한 권리범위로서 등록율을 높게 하고서 등록수수료(성사금)를 챙기거나, 특허청의 거절의견에 대해 전혀 대처방향을 모색하지 않고 출원 의뢰인에게 전부 떠넘기고 중간절차의 의견서 및 보정서 제출비용도 별도로 청구하는 사례를 불만호소하는 상담자들을 많이 접해 보았습니다. 물론, 최근들어 출원비용 및 등록비용도 제각기 다소의 차이가 있고, 의뢰 유형별로 비용을 책정하는 등 각양각색의 형태를 띠어가고 있습니다. 또, 책임질 수 없는 선행기술 조사임에도 불구하고 상당한 비용을 출원인에게 부담시키는 사례도 많습니다. 사전에 충분히 알고보아 분명하게 하고 계약하셔야 할 것입니다.

(7) 특허법인아주는 거절결정시에 이렇게 대처합니다.
저희 특허법인아주는 상당한 업무처리 능력 및 경력을 갖고 있으면서 능동적으로 최선의 노력을 다하는 점과 저렴한 수임 비용으로서 의뢰인에게 최적의 재산권을 높은 등록성사율로서 획득시켜 드리고 그 결실을 보람으로 갖는 점, 이 저희 특허법인의 업무 마인드입니다. 간혹은 거절 결정되는 사례도 있으나, 저희 사무소를 이용하는 대부분 고객들의 경우 거절 결정된 경우에도 불구하고 저희 사무소로 다시 다음번의 일을 의뢰하여 주시곤 합니다. 이는 중간절차 제출서면 및 거절경위 등을 일일이 통지드리는 등, 거절 결정되는 과정에서도 저희가 최선을 다함을 보여드린 결과, 및 다른 사건의 우수한 등록률을 통한 신뢰감의 결과일 것이라 판단됩니다. 또한, 재산권을 보다 넓게 확보해 드리려는 저희의 마인드를 아시고 거절결정 사례에서 거절결정불복심판도 다시 의뢰해 주시는 고객님들을 볼 때에는 항상 감사함을 갖고 있습니다. 물론 이런 때에 저희 사무소에서도 결코 규정된 보수(수임료)를 청구드리지도 못합니다.

(8) 특허법인아주의 고객 상담 방법.... 산업재산권과 관련하여 궁금한 점 문의주시면 전화, 인터넷 상담 또는 직접 방문 및 출장 상담을 통해 흡족하실 때까지 충분히 해소시켜 드리도록 하겠습니다. 출원할 기술 내용의 확정이 잘 되지 않는 경우에도, 방향을 쉽게 제시하여 드릴 것입니다. 의사표현상의 미세한 부분도 놓치지 않고 일방적 의사표현에 따른 다양한 변수적 요소를 놓칠 수 있는 점과 상호간의 신뢰관계 구축 등을 고려한다면, 경험상 오프라인 상담이 바람직하다고 판단됩니다. 물론, 출장 상담을 포함하여 모든 상담은 무료입니다. 단, 침해 경고장을 받으시거나 민,형사상 제소 당하신 경우에 그 해결 방안이나 대책을 마련해 드린 후, 소액의 출장 상담비용 또는 분석비용을 청구드릴 수도 있습니다. 이 경우, 최소 2회 이상의 출장 상담이 필요한 경우가 대부분이고, 침해 제품의 실물 파악 및 관련 기술의 조사 및 포대 복사, 권리 비교 분석 등을 위한 시간이 꼬박 1~3일 이상 소요되는 점, 권리 분석 결과 및 대처 방안을 서면 상 무상으로 인도받은 후 이를 이용해 당사자간 직접 분쟁 해결 후 전화 한 통 안주시는 분들도 의외로 많은 점, 등을 고려한 것입니다. 앞으로도 고객의 입장에서 더욱 노력하고 신뢰받는 특허법인아주 용인사무소가 될 것을 약속드립니다. 감사합니다.